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김청송
2022년 2월 18일
In 법률이슈
중국기업들은 발명특허 보다 실용신안을 많이 출원하는 경우가 많다. 이유는 실용신안은 방식심사만을 하기에 등록 가능성이 높고 짧은 기간(약6개월)내에 권리를 취득할 수 있기 때문이다. 이러한 실정에서 중국 실용신안을 보면 권리범위가 넓은 실용신안이 수두룩하다. 그렇다면 넓은 권리범위를 이용하여 권리행사를 바로 진행할 수 있는가? 실용신안은 실질심사를 받지 않았기에 통상적으로 바로 권리행사를 할 수 없다. 실용신안에 대한 실질심사와 동일한 효과로 중국 특허청에 당해 실용신안에 대한 전리평가보고를 청구할 수 있으며, 해당 청구에 대하여 중국 특허청은 2개월 이내 평가보고를 작성하여야 한다. 따라서 중국 실용신안은 권리행사를 위하여 평가보고가 있어야 하며, 평가보고서는 아주 중요한 의미가 있다. 실용신안 침해소송에 있어서, 중국 법원은 당해 실용신안의 평가보고를 요구할 수 있는데, 실용신안 권리자가 정당한 이유 없이 평가보고를 제출하지 아니할 경우, 법원에서는 해당 침해소송을 중지하거나 실용신안 권리자가 불리한 결과를 받아들여야 한다. 반대로, 실용신안 침해소송에 있어서, 피고가 답변기한내에 당해 실용신안에 대하여 무효를 청구하면 중국법원에서 통상적으로 심리를 중지하지만, 당해 실용신안의 권리 유효 평가보고서를 제출할 경우 중지를 하지 아니한다. 평가보고서는 누구나 청구할 수 있는가? 실용신안 평가보고서는 실용신안 권리자 또는 이해 관계자만이 청구할 수 있다. 따라서, 라이센싱, 권리이전 등을 검토하는 입자에서는 자체적으로 강건성검토를 하거나 권리자에게 평가보고를 요구하는수 밖에 없다. 다른 한편 평가보고는 행정 결정이나 법원 판결이 아니기에 이에 대한 행정복의 또는 소송을 할 수 없다. 평가보고는 법적인 효력이 없으나(권리 유효 평가보고도 충분히 무효 가능성 있음) 실제 권리행사에 있어서 반드시 필요한 서류이며, 실용신안 권리의 강건성을 보여주는 서류이기도 하다.
중국 실용신안 평가보고의 작용 및 중요성 content media
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김청송
2022년 1월 11일
In 법률이슈
한국의 특허와 상응하게 중국에는 전리가 있고, 한국의 특허법과 상응하게 중국에는 전리법이 있다. 글자의 의미로 볼 때 특허(特許)는 특별히 허여 한 권리이며, 전리(專利)는 전문적인 권리라고 볼 수 있다. 특허와 전리는 모두 지식재산권에 속하는데 한국의 특허와 중국의 전리는 같은 의미일까? 한국: 한국 특허법 제2조의 규정에 따르면, 1. “발명”이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말한다. 2. “특허발명”이란 특허를 받은 발명을 말한다. 즉 한국에서는 “발명”에 대해 특허권을 받을 수 있다. 한국에는 특허와 유사한 지식재산권으로 실용신안, 디자인, 상표, 저작권 등 권리가 존재한다. 한국에서는 특허와 실용신안, 디자인 등은 별개로 정의하고 있다. 중국: 중국 전리법 제2조의 규정에 따르면, “발명창조란” 발명, 실용신안, 디자인을 말한다. 중국에서는 “발명창조”에 대해 전리권을 받을 수 있다. 중국의 전리법에 근거하면 중국의 전리는 발명 전리, 실용신안 전리, 디자인 전리를 포함한다. 차이점: 상기 개념을 살표보면 차이점을 보아 낼 수 있다. 중국의 발명 전리는 한국의 특허와 같은 것으로 해석되나, 중국의 실용신안 전리, 디자인 전리는 한국의 특허에 속하지 않는다. 다시 말해, 중국의 전리는 한국의 발명특허, 실용신안, 디자인을 총칭하는 말이다. 따라서 한국의 “특허”에 대한 정확한 중국어 표현은 “전리”가 아니라 “발명 전리”인 것이다.
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김청송
2022년 1월 03일
In 법률이슈
2021년 6월부터 시행된 중국 특허법(전리법) 76조에서는 약품 출시 심사 과정에서 약품 출시 허여 신청인과 관련 특허권자 또는 이해관계자가 등록 신청을 한 약품 관련 특허권 분쟁에 있어서 인민법원에 기소할 수 있다고 규정하고 있다 중국 국가 약품 감독국 및 중국 지식재산권 국에서 발포한 “약품특허분쟁 조기 해결 실시 방법(시행)”(2021.07.04)( 药品专利纠纷早期解决机制实施办法(试行))은 약품 출시 단계에서 특허권 분쟁을 해결하기 위한 것이며, 주요 내용은 (1)플랫폼 건설 및 정보 공개 제도 (2)특허 등기 제도 (3)제네릭 약품 특허 성명 제도 (4)사법 연결 및 행정 연결 제도 (5) 허여 대기 기간 제도 (6)약품 심사 분류 처리 제도 (7) 첫 제네릭 약품 시장 독점기 제도 등이 있다. 가. 중국출시약품특허정보플랫폼에 등록 가능한 약품 특허란 (1) 화학약품(원료불포함)의 약물 활성 성분 화합물 특허, 활성 성분의 약품 조합물을 포함하는 특허, 의약 용도 특허 (2) 중약 조합물 특허, 중약 추출물 특허, 의약 용도 특허 (3) 생물 제품의 활성 성분의 서열 구조 특허, 의약 용도 특허 를 포함하며, 중간체, 대사산물, 결정체, 제조방법, 검사방법 등 특허는 포함하지 않는다. 나. 제네릭 약품 특허 성명이란 화학 제네릭 약품 신청인, 중약 동일명 동일처방 신청인, 생물 유사 약품 신청인은 약품 출시 허여 신청 시, 플랫폼에서 공개된 특허정보와 대조하여 제네릭과 관계되는 모든 약품 특허에 대해 성명해야 한다. 관련 특허 보호 범위에 해당되지 않는다고 성명할 경우, 구체적인 이유를 설명해야 하며 출시약품특허정보등록플랫폼에 입력된 이메일로 해당 성명 및 근거를 발송해야 한다. 해당 성명의 종류는 하기 4가지가 있다. (1) 중국출시약품특허정보등록 플랫폼에 해당 제네릭 관련 특허가 없음을 성명 (2) 중국출시약품특허정보등록 플랫폼의 관련 특허가 무효가 되었거나, 이미 해당 특허권자로부터 라이센싱 허여를 받았음을 성명 (3) 중국출시약품특허정보등록 플랫폼에 관련 특허가 있으나 특허권 만료될 때까지 출시하지 않음을 성명 (4) 중국출시약품특허정보등록 플랫폼의 관련 특허가 무효 되었거나, 특허 보호 범위에 해당하지 않음을 성명 다. 대기 기간 제도란 상기 4가지 성명에 대해, 특허권자 또는 이해 관계자는 제네릭 약품 출시 신청일로부터 45일 이내에 인민법원에 소를 제기하거나 특허 행정부서에 행정결정을 요구 할 수 있으며, 화학 제네릭 약품 출시 심사에 대해 인민법원의 입안 또는 행정부서의 수리통지서를 받은 일로부터 9개월 간의 신청 대기시간을 갖는다. 다만 기술 평가는 멈추지 않는다. 소송 또는 행정 결정이 결정되면 결과에 따라 심사를 계속 진행하며, 만약 9개월이 지났음에도 결과가 없을 경우, 결과에 상관없이 계속하여 제네릭약품 등록 신청을 심사한다. 라. 시장 독점기란 처음 성공적으로 등록된 화학 제네릭 약품은 시장 독점기를 가지며, 12개월 이내에 다른 동일 품종 제네릭 약품의 출시를 허여하지 않는다. 해당 규정에 대해, “최고인민법원의 등록 신청을 한 약품과 관련된 특허권 분쟁 민사사건 심리에 대한 적용 법률 약간 문제의 규정(2021.07.05) " (最高人民法院关于审理申请注册的药品相关的专利权纠纷民事案件适用法律若干问题的规定)및 “북경 지식재산권 법원의 등록 신청을 한 약품과 관련된 특허권 분쟁 민사사건 입안 가이드 (시행)” (北京知识产权法院关于申请注册的药品相关的专利权纠纷民事案件立案指引(试行))(2021.12.31)에 근거한 소송 관련 정보는 구체적으로 아래와 같다. 1. 소송 범위 신청 등록한 약품이 타인의 특허권 보호 범위에 해당하는지 여부 2. 관할 1심 법원 베이징 지식재사권법원 3. 특허권자 및 이해 관계자 소 제기 제출 서류 (1) 전리 등기부 부본 (2) 전리권 목록 변경 기록 (3) 전리 연차료 납부 현황 등 특허권자 신분증명 및 특허권 유효 상태 증명 (이해 관계자는 독점, 배타, 보통 라이센싱에 의한 이해관계자이며, 독점 라이센싱 허여자는 직접 소송가능, 배타 라이센싱 허여자는 특허권자가 따로 소를 제기하지않는다는 성명 추가 제출, 보통 라이센싱 허여자는 특허권자의 소송 수권 자료 추가 제출) 4. 약품 출시 신청인 소제기 제출 서류 약품 출시인이 원고로 소를 제기할 경우, 약품 출시 허여 신청 표 및 국무원 약품 감독 관리부서의 약품 등록 신청 수리 통지서 제출 5. 피고의 확정 특허권자 또는 이해 관계자가 원고로 소를 제기할 경우 피고는 약품 출시 허여 신청인이며, 약품 출시 허여 신청인이 원고로 소를 제기할 경우, 피고는 특허권자 이다. 6. 소송의 기한 특허권자 또는 이해 관계자가 국가 약품 심사평가 기구에서 약품 출시 허여 신청을 공개한 일로부터 45일 이내 소를 제기 할 수 있으며, 45일 이내 소를 제기 하지 않을 경우, 약품 출시 허여 신청인은 비침해 소를 제기 할 수 있다. 7. 해외 당사자의 공증, 인증 자료 행정소송일 경우, 소를 제기한 후 3개월 이내에 공증, 인증 자료를 제출하는 것이 가능하나, 본 사건은 민사 소송에 해당하기 때문에 원고는 소를 제기하는 동시에 공증, 인증 자료를 제출해야 한다. 시사점 해당 규정은 제네릭 약품의 출시 허가 단계에서 특허 분쟁을 막기 위한 것이며, 특허권자 입장에서는 경쟁 제품의 출시를 막을 수 있는 제도이다. 또한, 화학 제네릭 약품의 관련특허 만료일 전에 출시 신청을 하고, 만료일까지 대기 가능한 점, 처음 등록된 제네릭 약품에 대해 12개월의 시장 독점기가 주어지는 점 등으로 볼 때 앞으로 중국에서 많은 제네릭 약품 출시 신청이 있을 것으로 예상된다. 다만 규정상 “중국출시약품특허정보등록플랫폼”(https://zldj.cde.org.cn/home)에 관련 특허가 등록되어야 하기에, 한국 기업의 입장에서는 해당 플랫폼 에 관련된 특허정보를 등록할 필요가 있다. 다른 한편, 제네릭 약품 출시 허여 신청인이 관련 특허가 없다고 성명할 경우를 대비하여, 실제 상황에 따라 기업들은 관련 신청 공고 내용을 모니터링할 필요가 있을 것이다.
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