무효 심판에 있어서, 통상적으로 선행기술로 선행특허 또는 출판물을 검색하게 되는데 유효한 선행기술이 검색되지 않는 경우가 많다. 모든 특허가 제품보다 먼저 형성되는 것은 아니며 제품이 출시된 후 특허를 출원하는 경우도 있기에 무효심판에 있어서 판매에 의한 공개 증거를 찾을 수 있다면 의외로 좋은 효과를 볼 수도 있다.
1. 사용에 의한 공개
중국 특허법에서 선행기술이란 출원일(우선권일) 이전에 국내외 출판물에서 공개 발표 또는 국내외에서 공개 사용 또는 기타 방식으로 대중들에게 알려진 기술을 지칭한다.
사용에 의한 공개는 특허의 기술방안이 제조, 사용, 판매, 수입, 교환, 시연, 전시 등에 의하여 대중들에게 알려진 경우를 말한다. 다만, 아무런 기술설명도 없고 당업자도 알 수 없는 구조 및 기능 또는 재료 성분을 포함하는 제품을 전시할 경우는 사용에 의한 공개에 해당되지 않는다. 무효심판에서 사용에 의한 공개를 입증하려면 실질적으로 공개된 내용과 특허의 기술방안이 1:1로 매칭되는지에 대한 판단이 필요하다.
2. 판매에 의한 공개
상술한 바와 같이 판매에 의한 공개는 사용에 의한 공개의 한 종류에 해당하며, 판매에 의한 공개를 입증함에 있어서는 1) 판매행위의 성립 여부, 2) 선행기술로 사용하려는 기술방안과 판매행위의 연관성, 3) 판매행위가 특허법에서 의미하는 공개에 해당하는지 여부 등을 판단하여야 한다.
가. 판매행위의 성립 여부
판매행위는 통상적으로 계약체결, 대금지불, 납품 등 절차로 분류되며, 판매에 의한 공개로 인정되려면 판매를 통해 대중들에게 제품이 알려져야 한다. 예컨대 계약을 체결하고 이행하지 아니하였거나 제품을 교부하지 아니하였을 경우에는 아직 대중들에게 알려지지 않았기에 공개되었다고 판단할 수 없다.
중국 국내에서는 영수증(한국의 세금계산서에 해당함)에 근거하여 판매에 의한 공개를 판단한다. 중국에서 통상적인 거래 방식은 제품을 받고 대금을 지불한 후 영수증을 발급하게 되는데 상반되는 증거가 없는 한 영수증이 있을 경우에는 이미 판매에 의한 공개가 이루어졌다고 판단할 수 있다.
수입품의 경우, 중국 세관의 통관일 또는 수입 증치세(进口增值税) 영수증 날짜를 공개일로 할 수 있다. 즉 판매를 통해 대중들에게 알려진 것을 원칙으로 하지만 통상적인 상거래 습관에 따라 영수증에 근거하여 판매에 의한 공개가 이루어졌다고 판단할 수도 있다.
나. 기술방안과 판매행위의 연관성
판매행위가 성립되었을지라도 해당 제품이 주장하려는 기술방안임을 입증해야 한다. 예컨대 판매행위 관련 증거에 단순히 제품명칭, 가격, 수량 등 정보만 기재되어 있다면 해당 제품과 주장하려는 기술방안의 연관성을 입증하기 어렵다. 따라서 관련 기술도면 또는 모델명 등 여러 가지 증거를 통해 해당 제품과 주장하려는 기술방안의 연관성을 입증하여야 한다.
아울러 계약 당시의 제품 홍보자료, 설명자료 및 모델명 등을 결부하여 하나의 증거 체인을 형성하여야 한다. 실질적으로 판매가 이루어진 제품과 주장하려는 기술방안의 연관성은 판매에 의한 공개를 입증함에 있어서 제일 어려운 부분이며 중요한 부분이다. 출원일 이후의 같은 모델을 구입하여 증명할 수 있으나 참고용으로만 사용 가능하며 실질적으로 같은 모델이라 할지라도 시간적 차이에 따라 그 부품이 변경되는 경우도 있다. 따라서 주장하려는 기술방안을 보유한 이미 판매된 제품임을 입증하기 위해서는 보다 많은 정력을 투입할 필요가 있다.
다. 중국 특허법에서 의미하는 공개에 해당하는지 여부
중국 특허법에서 의미하는 공개 상태란 대중들이 관련 기술방안을 알려고 할 때 언제든지 알 수 있는 상태를 말한다. 예컨대 판매계약서에 해당 기술방안에 대한 비밀유지 조항이 있다면 통상적으로 공개되지 않은 것으로 판단할 수 있으나, 실질적인 기술방안의 사용환경, 비밀유지 필요성 및 가능성 등 요소를 종합적으로 고려하여 공개에 해당하는지를 판단해야 한다.
요컨대 중국 특허의 무효심판 실무에 있어서, 통상적으로 사용하는 선행특허 및 공개 출판물 이외에 사용을 통한 공개가 있음을 인지할 필요가 있으며, 특히 판매에 의한 공개에 있어서 중국에서의 판단기준을 명확히 한다면 중국의 무효심판에 많은 도움이 될 것이다.